Eduardo Olarte Soto. Socio abogado LeónOlarte

El pasado 2 de Diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados que incorpora una reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Se producen modificaciones, en materia de marcas, derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Una armonización que busca el correcto funcionamiento del mercado interior, mediante la eliminación de trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, y ello al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.

El alcance de esta armonización busca aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental para lo que resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas.

Entre las novedades más significativas que introduce el real decreto-ley, hay que destacar que el concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantilespara distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una alteración en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado.

La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En la nueva regulación, en atención a los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva y permita a las autoridades y también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión. A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios».

Igualmente, la nueva regulación otorga a los derechos adquiridos por los titulares de una marca, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, cierto valor al recoger la norma el contenido del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de que los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de aquellos.

En cuanto a los derechos que se otorgan al titular de una marca, no se limitan a la facultad de prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación, lo que permite la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la marca contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a la marca registrada.

Dos cambios importantes se incorporan a la nueva legislación, cambios que, si bien se encontraban ya en la antigua legislación de forma indirecta, con esta nueva regulación se positivizan de una forma clara: por un lado se establece que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior y, por otro lado se consolida la facultad, con regulación especial, del licenciatario para entablar acciones de violación de marca, que si bien deberá buscar el consentimiento del titular de la marca, cuando se trate d un licenciatario exclusivo este puede iniciar la acción si el titular de la marca no lo hace después de haber sido requerido.

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